Patent Marking USA: VDPP v. Volkswagen und Lizenzvergleiche

„Wir stellen selbst keine Produkte her“ ist keine ausreichende Antwort auf die Marking-Frage. Das zeigt VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc., No. 2024-2226, vom 19. August 2026. Der Federal Circuit bestätigte die Klageabweisung ohne weitere Änderungsmöglichkeit, weil die vorgeschlagene Fassung die relevanten Marking-Probleme nicht plausibel überwinden konnte. Entscheidend waren auch Produkte von Lizenznehmern.

§ 287 betrifft nicht nur die eigenen Produkte des Patentinhabers

35 U.S.C. § 287(a) erfasst patentierte Erzeugnisse, die vom Patentinhaber oder für beziehungsweise unter seiner Berechtigung hergestellt, angeboten, verkauft oder in die USA importiert werden. Bei fehlender ordnungsgemäßer Kennzeichnung begrenzt die Vorschrift die Schadensersatzforderung grundsätzlich auf Verletzungshandlungen nach ausreichender tatsächlicher Benachrichtigung; die Klageerhebung gilt als eine solche Benachrichtigung.

Die erste Prüfung lautet deshalb nicht nur, ob der Patentinhaber selbst produziert. Zu untersuchen ist, ob andere Unternehmen mit seiner Berechtigung tatsächlich patentierte Erzeugnisse in den relevanten Verkehr bringen. Die Existenz eines Lizenzvertrags allein beantwortet umgekehrt noch nicht, ob bestimmte Produkte die maßgeblichen Patentansprüche verwirklichen.

Ein Vergleich ohne Verletzungsanerkenntnis ist kein Marking-Schutzschild

VDPP berief sich darauf, dass seine elf Lizenzvereinbarungen aus Vergleichen hervorgegangen seien und die Lizenznehmer keine Verletzung anerkannt hätten. Das überzeugte den Federal Circuit nicht. Die Vereinbarungen gewährten übliche Herstellungs-, Benutzungs- und Vertriebsrechte; eine schloss eine Marking-Pflicht ausdrücklich aus. Zugleich hielt VDPP daran fest, dass die lizenzierten Produkte verletzten. Unter diesen Umständen ließ sich kein plausibler Vortrag zu angemessenen Bemühungen um die Marking-Compliance der Lizenznehmer nachholen.

Für Vergleichsverhandlungen entsteht damit ein zusätzlicher Prüfpunkt: Eine aus Sicht des Einzelverfahrens wirtschaftlich attraktive Lizenz kann Auswirkungen auf die Durchsetzung desselben Patents gegenüber anderen Unternehmen haben. Marking sollte deshalb nicht erst bei der nächsten Klage geprüft werden.

Vertragsklausel und tatsächliche Umsetzung gehören zusammen

Der Federal Circuit ließ ausdrücklich offen, ob angemessene Bemühungen um die Compliance eines Lizenznehmers in anderen Fällen auch ohne vertragliche Marking-Klausel nachweisbar sein können. Die Entscheidung begründet daher keine ausnahmslose Pflicht zu einer bestimmten Vertragsformulierung.

Als praktische Gestaltung empfiehlt sich dennoch, die Kennzeichnungsfrage ausdrücklich zu regeln: Welche Produkte sind betroffen? Wer pflegt die Patentzuordnung? Wie werden Produktänderungen behandelt? Welche Informationen erhält der Lizenzgeber über die Umsetzung?

Bei virtuellem Marking sieht § 287(a) eine Kennzeichnung mit einer frei zugänglichen Internetadresse vor, die das patentierte Erzeugnis mit der Patentnummer verknüpft. Für die spätere Beweisführung sollte daher nicht nur der aktuelle Zustand einer Website verfügbar sein. Zweckmäßig sind auch dokumentierte Produktzuordnungen und historische Fassungen.

Das Ende unmarkierter Verkäufe heilt die Vergangenheit nicht

Bereits Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc., 950 F.3d 860 (Fed. Cir. 2020), zeigt zwei weitere Grenzen: Die Einstellung unmarkierter Verkäufe beseitigt das bestehende Benachrichtigungsproblem nicht einfach. Auch eine Feststellung vorsätzlicher Verletzung ersetzt nicht automatisch die erforderliche tatsächliche Benachrichtigung.

Für die Schadensberechnung empfiehlt sich deshalb eine patentbezogene Zeitachse: relevante Lizenznehmerprodukte, Kennzeichnungsbeginn, Änderungen der Kennzeichnung und nachweisbare Benachrichtigungen des jeweiligen Beklagten. Bei ausschließlich verfahrensbezogenen Patentansprüchen ist die Anwendbarkeit der Marking-Regeln gesondert zu beurteilen.

Nicht jeder Marking-Fehler führt zur Kostenerstattung

In VDPP wurde auch die Erstattung von Anwaltskosten nach § 285 bestätigt. Maßgeblich war jedoch die Gesamtheit der als objektiv unvernünftig bewerteten Prozessführung, nicht allein ein Marking-Defizit.

Die praktische Konsequenz: Marking ist kein isoliertes Verpackungsthema. Es gehört in Lizenzverträge, Vergleichsfreigaben, Portfolio-Due-Diligence und die Vorbereitung jeder US-Schadensersatzforderung.

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