US-Patentschadensersatz: Constellation und EcoFactor

Bei Vergleichslizenzen ist nicht allein entscheidend, ob ein anderer Lizenznehmer einen bestimmten Betrag gezahlt hat. Entscheidend ist, welche technische Nutzung und welche wirtschaftliche Vereinbarung dieser Betrag tatsächlich abbildet. Zwei Entscheidungen markieren unterschiedliche Seiten dieser Prüfung: EcoFactor, Inc. v. Google LLC vom 21. Mai 2025 und Constellation Designs, LLC v. LG Electronics Inc., ursprünglich vom 28. April 2026, geändert und erneut veröffentlicht am 31. August 2026.

Constellation: Andere Patente schließen Vergleichbarkeit nicht aus

In Constellation, No. 2024-1822, akzeptierte der Federal Circuit die Grundlage für einen built-in apportionment-Ansatz anhand von Zenith-Lizenzen. Die technische Vergleichbarkeit war unter anderem durch ähnliche Decodierfunktionen und technologische Vorteile innerhalb des ATSC-Kontexts belegt. Wirtschaftlich bestanden Gemeinsamkeiten bei Produkten, Lizenzstruktur, Laufzeit und US-Bezug. Dass die Vergleichslizenzen andere Patente erfassten, war deshalb nicht allein ausschlaggebend.

Built-in apportionment ist damit kein Ersatz für eine Vergleichbarkeitsprüfung. Der Ansatz setzt vielmehr voraus, dass der verwendete Vergleich bereits eine tragfähige Zuordnung des vergüteten Werts zur relevanten Technologie enthält.

EcoFactor: Ein einseitiger „Whereas“-Satz beweist keinen vereinbarten Stücklizenzsatz

Die En-banc-Entscheidung EcoFactor, No. 2023-1101, betrifft die vorgelagerte Tatsachengrundlage. Der Schadensgutachter hatte aus drei Pauschallizenzen einen Stücklizenzsatz abgeleitet. Die herangezogenen Präambeln dokumentierten jedoch die Auffassung des Lizenzgebers, nicht eine entsprechende Einigung der Lizenznehmer. Weitere Vertragsbestimmungen widersprachen der behaupteten Preisgrundlage. Der Federal Circuit hielt die Gutachtermeinung deshalb für unzuverlässig und ordnete einen neuen Schadensersatzprozess an.

Die Entscheidung verbietet weder Pauschallizenzen noch Vergleichsvereinbarungen als solche. Sie richtet sich gegen die Behandlung einer nicht belegten Tatsachenprämisse als fachlich abgesicherte Grundlage der Berechnung. Für die Praxis bedeutet das: Eine bekannte Einmalzahlung darf nicht durch nachträglich gewählte Absatzmengen dividiert werden, ohne die verwendeten Mengen und den Zusammenhang mit der damaligen Preisbildung belastbar herzuleiten.

Welche Unterlagen die Vergleichslizenz wirklich verwertbar machen

Rule 702 verlangt ausreichende Tatsachen oder Daten, zuverlässige Methoden und deren zuverlässige Anwendung auf den Fall. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen muss die anbietende Partei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachweisen. Die Committee Notes zur Änderung von 2023 stellen ausdrücklich klar, dass die ausreichende Tatsachengrundlage nicht pauschal zur bloßen Frage des Beweisgewichts erklärt werden darf.

Für den Gutachtenaufbau empfiehlt sich deshalb eine nachvollziehbare Herleitung vom Vertrag bis zum errechneten Lizenzsatz. Der Vertragstext, die tatsächlich vergüteten Rechte, vorhandene Absatzannahmen und verwendete Anpassungen sollten getrennt dokumentiert werden. Ebenso sollte erkennbar bleiben, welche Informationen feststehen und welche lediglich geschätzt werden.

Bei Kreuzlizenzen stellt sich beispielsweise die zusätzliche Bewertungsfrage, ob die Geldzahlung den gesamten Austauschwert oder nur einen Saldo ausdrückt. Bei Vergleichen ist zu untersuchen, welche Bedeutung bereits entstandene Prozessrisiken für die Zahlung hatten. Diese Punkte sollten nicht hinter dem pauschalen Begriff „comparable license“ verschwinden.

Für FRAND kommt die Trennung von Technologiewert und Standardisierungswert hinzu

Constellation entscheidet nicht über eine globale FRAND-Rate. Für SEP-Schadensersatz bleibt zusätzlich Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014), relevant: Die Vergütung soll den technologischen Beitrag erfassen, nicht einen Mehrwert, der lediglich aus der Aufnahme in den Standard entsteht. Zugleich genügen abstrakte Hinweise auf hold-up oder royalty stacking nicht automatisch für entsprechende Jury Instructions; erforderlich ist ein tatsächlicher Bezug zum Beweisstoff.

Eine FRAND-orientierte Verteidigung sollte daher nicht nur fremde Lizenzverträge kritisieren. Sie sollte konkret aufzeigen, welche Wertkomponente unzulässig mitvergütet wird oder welche tatsächlich bestehende kumulative Lizenzbelastung für den Streitfall relevant ist.

Zulässigkeit, Beweisausreichung und Hilfsanträge getrennt sichern

Ein Rule-702-Angriff auf die Zuverlässigkeit des Gutachtens und ein Rule-50-Antrag wegen fehlender ausreichender Beweisgrundlage verfolgen unterschiedliche Fragen. Sie sollten mit jeweils passender Begründung vorbereitet werden.

Besonders instruktiv ist Fußnote 5 der geänderten Constellation-Entscheidung: LG verlangte erst in der mündlichen Berufungsverhandlung, den Schadensersatz bei einem negativen Ergebnis zu einzelnen Ansprüchen unter § 101 aufzuheben. Das Gericht behandelte diesen vorhersehbaren, nicht im Opening Brief erhobenen Angriff als verspätet. Daraus folgt gerade kein allgemeiner Rechtssatz, dass der Wegfall einzelner Ansprüche einen einheitlichen Schadensersatzbetrag unberührt lässt.

Die praktische Konsequenz: Lizenzvergleich, Bewertungsmethode und prozessualer Antrag müssen zusammenpassen. Ein guter wirtschaftlicher Einwand hilft nicht, wenn er auf einer unbelegten Preisannahme beruht oder im falschen Verfahrensstadium erhoben wird.

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