USE CASE · US-PATENTRECHT
In den USA wegen Patentverletzung verklagt?
Eine US-Patentklage, ein Cease-and-Desist Letter oder eine Lizenzforderung kann weitreichende Folgen für Vertrieb, Produkte und Geschäftsplanung haben. Besonders für Unternehmen aus Deutschland und der DACH-Region stellen sich neben den rechtlichen Fragen auch praktische Anforderungen an Kommunikation, Dokumente und die Abstimmung über Zeitzonen hinweg.
Wir begleiten Sie gemeinsam mit unserem US-Team bei der Einordnung der Vorwürfe und der Entwicklung einer auf den konkreten Fall zugeschnittenen Verteidigungsstrategie. Matthias Schuhmacher und Raphael Tautz koordinieren die Zusammenarbeit für deutschsprachige Mandanten; David Loewenstein und Guy Yonay bringen ihre Erfahrung aus US-Patentstreitigkeiten ein.
Der Fall auf einen Blick
Ausgangslage
Ein US-Patentvorwurf betrifft Produkte, Vertrieb oder Geschäftsplanung und verlangt eine schnelle, belastbare Einordnung.
Ziel
Risiken, Verteidigungslinien und verfahrensbezogene Optionen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Zielen prüfen.
Begleitung
Deutschsprachige Ansprechpartner koordinieren die technische und rechtliche Arbeit mit dem US-Prozessteam.
Ihre Situation
Am Anfang stehen oft unvollständige Informationen: Welche Patentansprüche werden geltend gemacht, welche Produkte sind betroffen und vor welchem Gericht oder welcher Behörde läuft das Verfahren? Zugleich müssen technische, wirtschaftliche und prozessuale Aspekte zusammengeführt werden.
Auch eine Forderung eines nicht selbst produzierenden Patentinhabers, häufig als NPE bezeichnet, verlangt eine sorgfältige Einzelfallprüfung. Die passende Reaktion hängt unter anderem von Patent, Produkt, Verfahrensstand und Geschäftszielen ab.
Unsere Unterstützung
Wir strukturieren den Sachverhalt, arbeiten mit den technischen Verantwortlichen Ihres Unternehmens zusammen und bewerten mögliche Verteidigungslinien. Dazu können fehlende Patentverletzung, Fragen der Rechtsbeständigkeit und verfahrensbezogene Optionen gehören.
Je nach Ausgangslage stimmen wir das Vorgehen vor US-Gerichten, dem Patent Trial and Appeal Board oder der US International Trade Commission ab. Entscheidungen über Vergleich, Lizenzgespräche oder streitige Verteidigung werden auf einer belastbaren Informationsgrundlage vorbereitet.
US-Patentvorwurf vertraulich besprechen
Schildern Sie Matthias Schuhmacher und Raphael Tautz Ihre Situation. Wir klären die für eine erste rechtliche Einordnung benötigten Informationen und binden die passenden Mitglieder des US-Teams ein.
Verteidigung im US-Patentstreit
Unsere Unterstützung richtet sich nach Verfahrensart, Vorwürfen und Unternehmenszielen. Die folgenden Themen zeigen typische Bausteine einer Verteidigung in den USA; welche davon relevant sind und wie sie zusammenspielen, lässt sich erst nach Prüfung des konkreten Falls bestimmen.
US-Patentklage, Abmahnung oder Forderung eines NPE
Vorwurf, Produkte und Verfahrensstand zusammenführen.
Nach Eingang einer Klage oder eines Cease-and-Desist Letters erfassen wir zunächst Parteien, geltend gemachte Patente, betroffene Patentansprüche, Produkte und den bisherigen Schriftverkehr. Bei einer Lizenzforderung betrachten wir außerdem deren rechtliche und wirtschaftliche Einordnung. Das gilt auch, wenn die Forderung von einer NPE stammt, also einem Patentinhaber, der die geschützte Technologie nicht selbst in Produkten nutzt.
Auf dieser Grundlage lässt sich abstimmen, welche Informationen benötigt werden und welche Verfahrensschritte geprüft werden sollten. Anwendbare Fristen prüfen wir anhand von Zustellung, Verfahrensart und gerichtlichen Vorgaben. Bei anhängigen Verfahren berücksichtigen wir diese Vorgaben und koordinieren die Zusammenarbeit mit den zuständigen Personen im Unternehmen. Eine belastbare Strategie setzt voraus, dass technische Analyse, Geschäftsinteressen und prozessuale Lage gemeinsam betrachtet werden.
Non-Infringement und Invalidity
Technische Unterschiede und Rechtsbeständigkeit prüfen.
Bei Non-Infringement geht es um die Frage, ob das angegriffene Produkt oder Verfahren sämtliche Merkmale eines geltend gemachten Patentanspruchs erfüllt. Wir arbeiten dafür mit technischen Unterlagen, Produktwissen und der Auslegung der Patentansprüche. Unterschiede zwischen der beanspruchten Lehre und der tatsächlichen Ausgestaltung müssen nachvollziehbar herausgearbeitet werden.
Daneben kann zu untersuchen sein, ob und in welchem Umfang die Rechtsbeständigkeit der geltend gemachten Patentansprüche angegriffen werden kann. Dabei können etwa frühere Patente, Fachveröffentlichungen und weitere rechtlich relevante Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Welche Argumente tragfähig sind und in welchem Verfahren sie geltend gemacht werden können, hängt vom Einzelfall ab. Wir verzahnen diese Prüfung mit der Gesamtstrategie des US-Verfahrens.
IPR, Discovery und Ablauf des US-Verfahrens
Gerichtsverfahren, IPR und Discovery aufeinander abstimmen.
Ein Inter Partes Review, kurz IPR, ist ein Verfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board des USPTO. Es ermöglicht die Überprüfung bestimmter Patentansprüche anhand ausgewählter gesetzlicher Gründe und bestimmter Veröffentlichungen. Ob ein IPR in Betracht kommt, muss im Zusammenhang mit dem parallelen Streit und seinen Auswirkungen geprüft werden.
In einem US-Gerichtsverfahren ist Discovery die Phase, in der Parteien fallbezogene Informationen austauschen und Beweise erheben. Dazu können Dokumente, elektronische Daten, schriftliche Fragen, Zeugenbefragungen und Sachverständigengutachten gehören. Wir unterstützen dabei, Anforderungen früh zu strukturieren, Zuständigkeiten zu klären und die technische sowie rechtliche Arbeit zu koordinieren. Umfang und Ablauf richten sich nach Gericht, Fall und den jeweiligen Anordnungen.
ITC-Verfahren und drohender Importausschluss
Importbezug und mögliche Ausschlussmaßnahmen einordnen.
Verfahren nach Section 337 vor der US International Trade Commission betreffen häufig den Vorwurf, dass importierte Waren US-Schutzrechte verletzen. Als mögliche Maßnahmen kommen insbesondere Anordnungen in Betracht, die die Einfuhr bestimmter Produkte begrenzen oder bestimmte Handlungen untersagen. Für Hersteller, Importeure und Vertriebspartner kann dies erhebliche geschäftliche Bedeutung haben.
Wir prüfen mit dem US-Team, welche Produkte, Lieferketten und Patentansprüche Gegenstand des Verfahrens sind und welche Verteidigungsfragen sich daraus ergeben. Neben Verletzung und Rechtsbeständigkeit können technische Nachweise, Importbezug und die von der Gegenseite beantragten Maßnahmen relevant sein. Da ein ITC-Verfahren eigenen Regeln und Abläufen folgt, sollte es mit möglichen parallelen Gerichtsverfahren und den wirtschaftlichen Prioritäten des Unternehmens abgestimmt werden.
Ihre Ansprechpartner
Für Mandanten aus Deutschland und der DACH-Region koordinieren Matthias Schuhmacher und Raphael Tautz die deutschsprachige Betreuung und die Zusammenarbeit mit dem US-Litigation-Team. So lassen sich technische Informationen, unternehmerische Ziele und Anforderungen des US-Verfahrens zusammenführen.
Partner · STEM Practice Group
Ihr Ansprechpartner in München
Partner · STEM Practice Group
Ihr Ansprechpartner in München
Partner · US Litigation Practice Group
US-Team in New York
Partner · US Litigation Practice Group
US-Team in New York
Häufige Fragen
Zunächst sollten Klageschrift, Anlagen, Zustellungsinformationen und interner Kenntnisstand geordnet werden. Welche Reaktion erforderlich ist, richtet sich nach Gericht, Verfahrensstand und konkreten Vorgaben. Wir prüfen diese Unterlagen mit dem US-Team und stimmen die nächsten Entscheidungen mit Ihnen ab.
Non-Infringement bezeichnet die Position, dass das angegriffene Produkt oder Verfahren den geltend gemachten Patentanspruch nicht verletzt. Maßgeblich ist eine fallbezogene Gegenüberstellung der Anspruchsmerkmale mit der tatsächlichen technischen Ausgestaltung.
Ein IPR ist ein streitiges Verfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board des USPTO. Dabei kann ein Dritter die Patentierbarkeit bestimmter Patentansprüche aus ausgewählten Gründen und auf Grundlage von Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen überprüfen lassen. Seine Eignung hängt vom jeweiligen Fall ab.
Discovery dient der fallbezogenen Gewinnung und dem Austausch von Informationen. Je nach Verfahren kann sie Dokumente und elektronische Daten, schriftliche Auskünfte, Zeugenbefragungen sowie Sachverständige umfassen. Gerichtliche Anordnungen bestimmen den konkreten Rahmen.
Ein Section-337-Verfahren kann relevant sein, wenn importierte Produkte in den USA wegen einer behaupteten Verletzung von Schutzrechten angegriffen werden. Die USITC kann bei festgestellter Verletzung unter anderem Ausschluss- und Unterlassungsanordnungen erlassen. Die Bedeutung für das betroffene Unternehmen ist im Einzelfall zu prüfen.
Weiterführende Informationen
What is an Inter Partes Review (IPR)?
Where to File Patent Infringement Cases in the U.S.
Überblick über das US-Patentverletzungsverfahren
Litigation & Dispute Resolution
Begleitung bei Streitigkeiten und Verfahren in den USA.
Intellectual Property
Beratung rund um Patente und weitere Schutzrechte.
Internationales Patent-Litigation-Team
Die internationale Prozesspraxis von Pearl Cohen.
German 
English (United States) 
English (UK)