USE CASE · US-PATENTRECHT
Patentschutz in den USA
Wer eine Erfindung in den USA schützen oder ein bestehendes US-Patentportfolio weiterentwickeln möchte, muss technische, formale und strategische Entscheidungen früh aufeinander abstimmen. Das gilt bei einer direkten US-Anmeldung ebenso wie beim Eintritt in die US National Phase einer PCT-Anmeldung.
Wir begleiten Unternehmen aus Deutschland und der DACH-Region bei US-Patentanmeldungen und Verfahren vor dem United States Patent and Trademark Office, kurz USPTO. Matthias Schuhmacher und Raphael Tautz koordinieren die deutschsprachige Betreuung; Caleb Pollack und Brendan Mee bringen ihre Erfahrung aus der US-Patentpraxis ein.
Der Fall auf einen Blick
Ausgangslage
Eine Erfindung soll in den USA geschützt oder ein bestehendes Portfolio vor dem USPTO weitergeführt werden.
Ziel
Schutzumfang, Verfahrensstrategie und wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung in einer belastbaren US-Anmeldung zusammenführen.
Begleitung
Deutschsprachige Ansprechpartner koordinieren technische Informationen und US-Verfahrenspraxis mit dem zuständigen US-Team.
Ihre Situation
US-Patentanmeldungen stellen eigene Anforderungen an Anspruchsformulierung, Beschreibung und Verfahrensführung. Unterschiede zum europäischen Verfahren zeigen sich unter anderem bei Patent Eligibility nach Section 101, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nach Sections 102 und 103 sowie bei Anforderungen nach Section 112.
Hinzu kommen Entscheidungen über Continuation- und Divisional-Anmeldungen, Examiner Interviews, mögliche Appeals und die Abstimmung mehrerer Schutzrechtsfamilien. Ohne gemeinsame Strategie können unnötige Kosten, Lücken im Schutzumfang oder widersprüchliche Positionen entstehen.
Unsere Unterstützung
Wir strukturieren die Erfindungsunterlagen, stimmen die US-Anmeldestrategie mit den geschäftlichen Zielen ab und begleiten das Verfahren vor dem USPTO. Office Actions beantworten wir gemeinsam mit den technischen Verantwortlichen; Examiner Interviews und weitere Verfahrensschritte werden fallbezogen vorbereitet.
Bei bestehenden Portfolios betrachten wir neben einzelnen Anmeldungen auch Continuation-Strategien, internationale Abstimmung, Patentability, Freedom to Operate und Due-Diligence-Fragen. Welche Prüfung und welcher Verfahrensweg sinnvoll sind, richtet sich nach Technologie, Markt und Portfolio.
US-Patentstrategie besprechen
Schildern Sie Matthias Schuhmacher und Raphael Tautz Ihre Erfindung, das laufende USPTO-Verfahren oder Ihre Portfolioziele. Wir klären die benötigten Unterlagen und binden die passenden Mitglieder des US-Teams ein.
US-Patente anmelden und Portfolios entwickeln
Die Unterstützung reicht von der ersten Anmeldung bis zur strategischen Betreuung größerer Portfolios. Welche Bausteine erforderlich sind, hängt von Technologie, Verfahrensstand und wirtschaftlichen Zielen ab.
US-Patentanmeldung und National Phase
Erfindung und US-Anmeldestrategie aufeinander abstimmen.
Bei einer direkten US-Anmeldung oder dem Eintritt in die US National Phase einer PCT-Anmeldung müssen technische Offenbarung, Anspruchsstruktur und Fristen zusammenpassen. Wir prüfen vorhandene Unterlagen, klären Prioritäten und stimmen die Ausarbeitung mit den Erfindern sowie den zuständigen Teams ab.
Eine US-Anmeldung ist keine bloße Übersetzung einer europäischen Anmeldung. Aufbau, Anspruchsform und mögliche spätere Continuations sollten früh mitgedacht werden. So entsteht eine Grundlage, die das Prüfungsverfahren und die weitere Portfolioentwicklung berücksichtigt.
Office Actions und Examiner Interviews
Einwände des USPTO technisch und rechtlich beantworten.
Office Actions können unter anderem Patent Eligibility nach Section 101, Neuheit nach Section 102, erfinderische Tätigkeit nach Section 103 oder Anforderungen nach Section 112 betreffen. Wir ordnen die Einwände ein und erarbeiten mit den technischen Verantwortlichen eine konsistente Antwortstrategie.
Ein Examiner Interview kann helfen, technische Unterschiede und mögliche Anspruchsänderungen direkt mit dem Prüfer zu erörtern. Ob und wann ein Gespräch sinnvoll ist, wird anhand der Akte, der Einwände und des angestrebten Schutzumfangs entschieden.
PTAB Appeals, Continuations und Divisionals
Verfahrensoptionen vor USPTO und PTAB strategisch nutzen.
Wenn eine Einigung mit dem Prüfer nicht erreichbar erscheint, kann ein Appeal zum Patent Trial and Appeal Board in Betracht kommen. Daneben können Continuation- oder Divisional-Anmeldungen genutzt werden, um weitere Anspruchssätze oder abgegrenzte Erfindungsgegenstände zu verfolgen.
Diese Optionen wirken sich auf Kosten, Laufzeit und Portfolio aus. Wir betrachten sie deshalb nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Produkten, Wettbewerbern und langfristigen Schutzinteressen.
Portfolio, Patentability und FTO
US- und europäische Schutzrechtsstrategie verbinden.
Internationale Unternehmen benötigen eine abgestimmte Strategie für US- und europäische Schutzrechte. Wir unterstützen beim Aufbau und Management von Portfolios, bei Patentability-Prüfungen und bei der Priorisierung von Anmeldungen nach technischer und wirtschaftlicher Bedeutung.
Freedom-to-Operate-Analysen, kurz FTO, betreffen die Frage, ob ein geplantes Produkt durch Rechte Dritter berührt werden kann. Umfang und Aussagekraft hängen von Produkt, Markt und Rechercheauftrag ab. Die Ergebnisse werden in die Patent- und Geschäftsstrategie eingeordnet.
Ihre Ansprechpartner
Matthias Schuhmacher und Raphael Tautz koordinieren die deutschsprachige Betreuung und die Zusammenarbeit mit der US-Patentpraxis. Caleb Pollack und Brendan Mee begleiten Patent Prosecution, USPTO-Verfahren und Portfoliostrategien aus dem US-Team.
Partner · STEM Practice Group
Ihr Ansprechpartner in München
Partner · STEM Practice Group
Ihr Ansprechpartner in München
Partner · US STEM Practice Group
US-Team in New York
Partner · US STEM Practice Group
US-Team in New York
Häufige Fragen
Beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die nationale US-Phase müssen Fristen, Übersetzungen, formale Erfordernisse und die Anspruchsstrategie geprüft werden. Welche Anpassungen sinnvoll sind, hängt von der internationalen Anmeldung und den Zielen für den US-Markt ab.
Eine Office Action ist eine Mitteilung des USPTO, in der der Prüfer formale oder materielle Einwände gegen die Anmeldung erhebt. Die Antwort muss die angesprochenen Punkte innerhalb der maßgeblichen Vorgaben behandeln.
Ein Gespräch mit dem Prüfer kann sinnvoll sein, wenn technische Unterschiede, Anspruchsänderungen oder die Auslegung eines Einwands effizient erörtert werden können. Die Entscheidung hängt vom Stand der Akte ab.
Sie ermöglichen, auf Grundlage einer früheren Anmeldung weitere oder abgegrenzte Anspruchssätze zu verfolgen. Ob dies strategisch sinnvoll ist, richtet sich nach Offenbarung, Portfolio und Verfahrensstand.
Eine FTO-Analyse untersucht in einem definierten Umfang, ob ein Produkt oder Verfahren durch relevante Rechte Dritter berührt werden könnte. Sie ersetzt keine allgemeine Garantie und muss auf Markt, Produkt und Fragestellung zugeschnitten werden.
Weiterführende Informationen
Was ist eine Office Action des USPTO?
Was ist das PTAB
Patenterteilungsverfahren in den USA
Intellectual Property
Beratung zu Patenten und weiteren Schutzrechten.
US Business Law
Deutschsprachige Beratung zu Vorhaben in den USA.
USPTO Practice
Die internationale US-Patentpraxis von Pearl Cohen.
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